关于建立商标恶意注册黑名单制度的设想

　　2019年4月23日，第13届全国人大常委会第10次会议通过了《商标法》第四次修正案，其主要内容之一在于遏制商标恶意注册和大量囤积商标，打击 违反诚实信用的商标注册和使用行为，规范商标注 册秩序，以促进商标有效运用，净化我国商标管理的环境。但徒法不足以自行，国家知识产权局商标 管理机关也在不断加强打击商标恶意注册问题的专 题研究，探索建立“黑名单”约束机制。对商标恶 意注册嫌疑人黑名单制度的战略性建设而言，笔者认为，商标恶意注册嫌疑人黑名单的制定、审核、 发布、修改应当由国家知识产权局商标局统一负责。并且，商标恶意注册嫌疑人黑名单系统应覆盖 到全国各省市，任何申请注册商标的主体都必须通过嫌疑人名单系统的筛查，一旦发现有恶意注册的 “前科”，或试图进行恶意注册的，经查证据确凿后应分情形对其处以永久禁止或在一定期限内禁止其申请注册商标的处罚，以示惩戒。[1]

　　建立恶意注册嫌疑人黑名单数据库，一方面将 有助于遏制商标恶意注册“惯犯”继续恶意注册商 标，阻止其继续以恶意注册商标作为谋取利益的手 段，减少恶意商标注册;另一方面，恶意注册嫌疑 人名单的公示所产生的社会影响也有助于进一步规 范市场，对恶意注册嫌疑人的惩处措施所产生的威 慑力，将对其他主体企图恶意注册商标的行为产生震慑。恶意注册嫌疑人黑名单为商标注册提供有效 的制度规范，其对商标恶意注册的规制作用，将增 加商标的有效使用率，防范恶意注册。[2]

　　一、建立商标恶意注册嫌疑人黑名单制度的必要性和可行性

　　(一)建立商标恶意注册嫌疑人黑名单制度 的必要性

　　目前，我国商标恶意注册的情况较为严重。在 商标行政案件中，商标恶意注册案件占据了较大的 比例。[3] 2016年商标评审典型案例中，35%的评审案 例涉及商标恶意注册。[4]

　　在商标评审委员会发布的商标评审典型案例 中有不少案例都与恶意注册相关，涉及到恶意注册 他人驰名商标、大量恶意注册他人在不同领域的知 名商标、恶意注册他人在先使用并有一定影响的商 标、恶意注册知名的电影名称、恶意注册知名的自 然人姓名、恶意注册被代表人商标等。据统计，涉 嫌恶意注册的案件在除驳回复审和撤销复审案件之 外的其他商标行政案件中的比例在30%以上。例如， 2017年3月17日，最高人民法院发布第16批指导性案例，其中第82号指导案例“王碎永诉深圳歌力思 服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵 害商标权纠纷案”一案中明确指出，“当事人违反 诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当 竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权 的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其 诉讼请求不予支持。”

　　在众多恶意注册者中，也不乏一些以商标恶意 注册为业，通过商标囤积谋取不正当利益的商标囤 积者。这些大量恶意注册并囤积商标的主体，应当 纳入恶意注册嫌疑人黑名单。这些商标囤积者往往 不使用任何商标，而是利用注册机制占用大量商标 资源，阻碍了正常的商标注册取得和使用秩序。

　　例如，在近日浙江省杭州市余杭区人民法院就 拜耳消费者关爱控股有限责任公司、拜耳消费者护 理股份有限公司诉李某不正当竞争纠纷案件中，法 院认定被告人李某恶意注册原告商标、恶意投诉等 行为构成不正当竞争，并判赔偿原告经济损失70万 元。该案首次明确职业商标恶意注册人的不当行为 可以纳入反不正当竞争法的管理范围，构成不正当 竞争。该案在震慑职业商标恶意注册人、增加商标 恶意注册人违法成本、维护权利人合法权益等方面 具有重要意义。[5]在该案中，商标恶意注册人多次 通过大规模、持续性的平台举报威胁，要求拜耳以 70万元的高价购买商标。除了涉案商标之外，李某 还恶意注册了上千个注册商标。此类的商标恶意注 册人应当通过列入商标恶意注册嫌疑人名单进行实 时监管与管制。

　　因此，基于目前我国商标恶意注册泛滥的现 象，建立商标恶意注册嫌疑人名单将有助于对商标 恶意注册的规制。一方面让商标局和社会公众清楚 地获悉商标恶意注册人的名单，提高对商标恶意注 册案件的规制;另一方面，也让商标恶意注册行为 曝光在阳光下，对商标恶意注册人形成威慑力。

　　(二)建立商标恶意注册嫌疑人黑名单制度 的可行性

　　建立商标恶意注册嫌疑人黑名单，将进行了大量商标恶意注册、商标囤积的主体纳入一个标准化 的名单之中，由商标局根据名单直接驳回在册的商 标恶意注册嫌疑人提交的商标注册申请，在我国商 标注册申请量日益增多的背景之下，无疑将提高商 标注册审查的效率，避免将有限的行政资源浪费在 具有恶意之企图的申请人行为之上。同时，将商标 恶意注册的行为进行量化，公布商标恶意注册嫌疑 人黑名单，将对商标恶意注册嫌疑人产生威慑力， 有利于保护具有真实使用意图的商标注册申请人， 维护商标注册与使用的环境。

　　目前，我国的商标申请、注册等已经逐渐趋 向电子化，商标的注册情况、商标的转让情况等已 进行了网络公布。此外，通过行政机关与互联网企 业的合作，利用大数据手段，分析商标恶意注册的 现象，追溯商标恶意注册嫌疑人，具有现实可操作 性。因此，建立公布商标恶意注册嫌疑人黑名单具 有技术上的可操作性。

　　二、域外恶意注册举报和嫌疑人黑名单制度的可借鉴性

　　(一)美国商标使用举报试点项目

　　美国采用商标使用取得制度，与我国注册取得 制度具有本质的区别。但是，近年来，也出现了商 标注册申请人通过提供虚假的使用证明来取得商标 注册专用权的现象。为了应对这一问题，美国专利 商标局(USPTO)于2018年3月启动了商标使用证据 举报试点项目，允许任何担忧虚假证明的一方，向 美国专利商标局递交举报信，避免虚假注册商标。

　　资料显示，美国专利商标局设立了一个举报邮 箱，专用于接受举报信息。举报邮件发送的截止时 间是自申请注册至商标注册公告后30天内。在发送 举报邮件到此邮箱时，举报人应当列明所举报商标 的申请编号，并且需要提供网站链接或网站截屏等 客观证据，(1)证明第三方的图片与使用证据完全 一样，但第三方的图片中没有标识要申请的商标;(2)证明虽然商标注册或申请所提交的使用证据包含完全一样的产品图片，但是实际标识的是与注册 不同的商标。

　　(二)韩国恶意注册嫌疑人名单制度

　　与中国一样，韩国也面对着严重的商标恶意注 册问题，韩国专利厅也为遏制商标恶意注册做了不 少努力。例如，韩国关注商标中介人的商标恶意注 册行为，早在2011年就开始启动针对商标中介人的 措施，为了鼓励群众举报商标中介人的恶意注册行 为，韩国专利厅在其网站内部专设了举报栏目。除 了被举报的商标中介人之外，公众在举报栏目中也 需要填入自己的姓名、邮箱和联系方式。[6]

　　此外，韩国还将商标中介人的名单公示，公 众可以通过互联网查阅列入名单中的商标中介人。韩国还特别重视域外恶意注册韩国商标的问题。例 如，韩国知识产权保护网站上就将域外的商标恶意 注册人在网站上公示：[7]

　　通过多年的实践，在2016年已经实现了对商标 中介人的较好控制。韩国专利厅于2017年3月30日做 出报告，称：由商标中介人申请的商标数量从2014 年6293件减少到2016年247件，最终获得注册的商标 也从140件减少到24件。

　　三、商标恶意注册嫌疑人黑名单制度的构建

　　上述美国和韩国的经验，可资借鉴。根据我国 国情，笔者认为，我国可尝试设立商标恶意注册嫌 疑人黑名单制度，具体包括：黑名单的制定、名单 的公布与复核、名单的撤除等程序。

　　(一)商标恶意注册嫌疑人黑名单的制定

　　在建立商标恶意注册嫌疑人名单制度时，首 先要明确的就是“商标恶意注册嫌疑人名单”的条 件，即何种商标注册申请人属于“商标恶意注册嫌 疑人”，在制定商标恶意注册嫌疑人名单之时需要 考虑哪些因素。由于商标恶意注册嫌疑人名单将会 被公示，并且其惩戒措施将禁止商标注册申请人申 请注册商标，其所产生的直接和间接后果，无疑将 影响商标注册申请人的权益和信誉。因此，必须对 “商标恶意注册嫌疑人”的认定设置一定门槛，只 有符合特定条件的商标注册申请人才会被列入商标 恶意注册嫌疑人名单。

　　笔者认为，“商标恶意注册嫌疑人”的认定 可以基本参照“商标恶意注册的认定”。商标恶意 注册本质是对“诚实信用原则”的违反，目前对于“恶意注册”的认定都要求商标注册申请人具有主 观过错，即其对自己的恶意注册行为具有明知或应 知。例如，2017年《商标审查及审理标准》规定了 涉及恶意注册驰名商标的判定系争商标申请人是否 具有恶意的考虑因素，其中涉及了商标申请人与驰 名商标所有人之间是否存在贸易往来或合作关系、 内部人员关系往来、相同的销售渠道和地域范围、 商标申请人对商标的使用行为等来推定“恶意注 册”。在涉及特定关系人恶意注册他人在先使用商 标审理标准部分，《商标审查及审理标准》解释 “上述规定旨在禁止利用特定关系明知他人商标 而恶意注册的行为，维护公平有序的市场竞争秩 序。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案 件若干问题的规定》第25条也规定：“人民法院判断 诉争商标申请人是否‘恶意注册’他人驰名商标，应 综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉 争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其 主观意图。引证商标知名度高、诉争商标申请人没有 正当理由的，人民法院可以推定其注册构成商标法第 四十五条第一款所指的‘恶意注册’。”

　　其他国家也有借助客观因素辅助其判定商标恶 意注册人是否具有主观恶意做法。例如，欧盟法院 认为应当根据所有相关因素判断申请人在提交申请 时是否具有恶意。商标注册申请人在提交申请时明 知或应当知道他人已经在国外使用商标的主观状态 与恶意认定相关，但是，仅仅具有明知或应当知道 的条件是不充分的，要认定恶意的存在，有必要进 行整体评估，考虑在提交商标注册申请之时的全部相关因素。对于主观因素的认定必须利用案件中的 客观因素加以分析考量，特别是：(1)申请人明知 或应当知道第三人至少在一个成员国中，在相同或 类似商品或服务上使用相同或近似的商业标识，申 请人的注册目的是为了造成混淆;(2)申请人打算 阻止该第三人继续使用此类商业标识;(3)第三人 具有申请商标注册的计划和意图。[8]韩国法院认为 恶意是指为了获得不正当的利益、对特定人造成损 害或具有其他非法目的的主观状态，认定恶意的因 素包括：(1)在先使用商标的知名程度;(2)在先 使用商标的显著性;(3)在先使用商标和争议商标 之间的相似性;(4)申请人和在先使用商标所有人 在市场竞争或经济关系上的类似性;(5)申请人和 争议商标在先使用人之间的关系。[9]

　　由于恶意是一种主观认定，建议通过各项客 观因素对“恶意”进行推定，这些推定因素包括：(1)商标注册申请人的商标申请历史，其是否申请 了大量商标、远超正常经营需求，其是否申请了各 种类型、内容迥异的商标;(2)商标注册申请人 是否有恶意诉讼、恶意投诉他人商标侵权的历史;(3)商标注册申请人恶意注册了与地理位置相近、 存在合作关系等主体的商标。并且，应当由商标注 册申请人承担证明自己申请注册行为不具有恶意， 而是善意的举证责任。

　　(二)商标恶意注册嫌疑人黑名单的公布与 复核

　　假设商标局在其官方网站上专设商标恶意注 册嫌疑人名单栏目，将恶意注册的个人或企业进行 公开曝光，并建立不良记录档案，将有助当前商标 注册秩序的规范。但是，为了保障商标恶意注册者 的知情权和其他相关民事权益，建议商标局在公开 商标恶意注册嫌疑人名单之前，事先告知列入名单 的商标恶意注册嫌疑人，并在告知书中阐明，在一 定期限内其可以对其商标恶意注册嫌疑人身份提出 异议，且一并提交其商标注册申请行不具有恶意的 证据。如果商标恶意注册嫌疑人未在异议期内提出 异议，或其未提交证据，或其未能充分证明其商标注册申请行为是善意的情况下，商标局方可将商标 恶意注册嫌疑人名单在网站上公布，从而确保被公 示的商标恶意注册嫌疑人名单不存在任何差错。由 于商标局是行政机关，因此，在审核商标恶意注册 嫌疑人名单之时，可以借鉴行政法的告知与复核程 序，便于商标恶意注册嫌疑人陈述、申辩，并设立 听证程序。

　　(三)商标恶意注册嫌疑人黑名单的撤除

　　商标恶意注册嫌疑人名单是对商标注册申请人 的一种官方权威评价，一旦被列为商标恶意注册嫌 疑人名单，那么嫌疑人在特定期间内都无法进行商 标注册申请行为。但是，建立商标恶意注册嫌疑人 名单的根本目的是贯彻诚实信用原则，净化商标注 册和使用秩序，而非扼杀任何商标注册申请人。如 果适度的惩戒作用足以对商标注册申请人产生威慑 力，法律也应当允许嫌疑人“改过自新”，即如果 被列入商标恶意注册嫌疑人名单的商标注册申请人 之后有为期一年以上的实际经营行为，并使用特定 商业标识以识别其商品或服务来源，那么应当在其 提交使用证据，并保证不再实施商标恶意注册行为 的情况下，由商标局将其从商标恶意注册嫌疑人名 单中撤除，并对撤除行为加以公示。

　　结论

　　恶意注册商标的问题不仅涉及侵犯他人在先权利 的私益问题，也关乎违反诚实信用原则、抢占公共资 源的公益问题。同时，也影响了中国知识产权保护制 度的声誉。恶意注册商标的现象背后隐藏着商标使用 的定性、全球经济一体化对商标地域性的冲突、消费 者保护理论与制造商激励理论的平衡、商标法制度中 诚实信用原则的贯彻程度等原则性问题。从整体经济 的角度来看，若不对恶意注册的行为加以规制，恶意 注册人便能通过极低的成本攫取高额利润，对知识产 权激励机制的实现造成负面效果。

　　通过设立恶意注册商标黑名单制度，遏制职业 恶意注册人的恶意注册行为，无疑将会有效改善我国当前商标恶意注册的严峻局面。但是，恶意注册 商标黑名单制度的落实需要秉持严谨慎重的工作原 则，要明确公示“商标恶意注册嫌疑人名单”的条 件，在公布商标恶意注册嫌疑人名单前应事先告知 列入名单的商标恶意注册嫌疑人，给予商标恶意注 册嫌疑人要求复核的权利，允许在特定条件下由商 标局将商标恶意注册嫌疑人从名单中撤除，并对撤 除行为加以公示。通过构建恶意注册商标黑名单制 度，进一步优化商标注册与使用的环境，提高我国 商标申请的“质量”。

　　作者王莲峰系华东政法大学知识产权学院教授、博士生 导师、商标法研究所所长;沈一萍系美国奥睿律师事务所驻 上海代表处律师。