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如何在英国打商标无效官司

2015-08-28 11:14:58 | 中华商标

  英国商标法律属于海洋法系也称英美法系,其法律制度的特殊性与包括中国在内的传统的大陆法系国家是不同的。曾经被英国殖民的国家或地区受其法制体系的影响,包括香港、澳大利亚、新加坡等都采用了这套法律体系。由于英国处于法律制度较为完善、人民素质较高的西欧,目前的英国商标注册制度和大多数如德国、法国等欧洲发达国家一样,采取了仅仅审查以禁止性规定为主的绝对理由的制度,而不就商标的在先权进行审查和驳回(在先权利人仍然会在有相同/近似商标的申请时得到官方的通知)。

  案件介绍:

  江苏洋河集团有限公司对秦皇岛天马酒业有限公司于2013年4月7日在英国注册的“洋河”(商标号2655460,注册于33类酒精等商品)中文商标提出宣告无效申请。最终,由于申请人江苏洋河集所提供的证据不足以证明其”洋河“商标驰名于英国,也没有提供足够的证据证明被申请人的意图具有恶意性,英国商标局裁定此宣告无效不成立,秦皇岛天马酒业有限公司所注册的“洋河”商标依旧有效。

  

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  申请人主张:

  无效宣告申请人江苏洋河集团有限公司主张基于英国商标法第3(6)款恶意抢注及第5(1)、5(2)、5(3)款商标在先权及在先未注册驰名商标为由对上述商标提出宣告无效申请。

  申请人主张其在中国注册的包括“洋河酒业”、“洋河大曲”、“洋河敦煌”、“洋河老字号”及“洋河春江”等多个含有“洋河”字样商标的在先权,企业在中国的广泛知名度,以及“洋河”商标已在中国被认定为驰名商标的事实。

  申请人还就其主要酒类产品的出口国(包括澳大利亚、新西兰、香港和日本等国)做出陈述,但提及国家并未包括英国或欧盟成员国。

  申请人还就此“洋河”商标在中国的异议(异议双方也是本案当事方,江苏洋河集团有限公司作为异议方对秦皇岛天马酒业有限公司申请的“洋河”商标提出的异议经中国商标局裁定成立)做出介绍。

  申请人还主张《巴黎公约》第六条之二,成员国商标主管机构应该对的其他成员国当局所认定的驰名商标予以保护。

  申请人还主张,由于被申请人在申请前已充知晓其在中国的驰名商标,被申请人的商标申请属于恶意抢注。

  被申请人主张:

  被申请人秦皇岛天马酒业有限公司在其反陈述中否认了申请人所有指控。

  被申请人在反陈述中尤其强调申请人的商标在英国并不驰名。

  评析:

  程序上,以英国为代表的海洋法系制度国家的商标的异议和无效宣告制度与普通的民事诉讼在程序方面并无任何差异(仅仅是裁定方由商标局局长替代法院的法官),都是由程序严格的双方理由的陈述、双方证据的递交及最终临讯为组成要素,各个程序环环相扣且任何一方均对程序中的所有环节都必须采取相应的措施,否则未采取相应措施的一方即被宣告败诉。

  法律规定上,支持异议和无效宣告的法律条款是完全相同的,异议人或者无效宣告申请人都可以依据禁止性规定或者在先权利对他人商标提出异议或宣告无效。

  就本案而言,申请人就自身驰名的陈述和对被申请人恶意的指控,向英国商标局提交了包括“洋河”商标在中国、美国、澳大利亚和新西兰等地的商标注册证副本,在英国的分销商对“洋河”商标的使用证据,在香港参加酒类展会的证据,申请人的商标被认定为驰名商标的证据(与本案商标并非同一商标,而是另外一个含有“洋河”二字的商标)。本案中关于申请人“洋河”商标的驰名问题,英国商标局给出的裁定结果是:申请人提供的证据并不能说明其商标驰名于英国或欧盟的任一地区,根据欧盟法院1988年判例Alfredo Nieto Nuño 对 Leonci Monlleó Franquet的判例,在欧盟境内“驰名”的范围必须位于一欧盟成员国的全境或部分欧盟地区,因此本案中英国商标局不接受申请人的“洋河”商标是驰名商标的提述。

  另外,就申请人对被申请人恶意的指控而言,英国商标局同样予以驳回,理由主要有以下几点:1、英国商标法的宗旨一般情况下是优先保护在先申请商标的;2、法制精神实行疑罪从无的原则,如果没有充分的证据证明被申请人是恶意的,那么他就是善意的申请;3、被申请人知晓申请人在中国的商标并不能说明被申请人在英国的商标申请是恶意的;4、申请人并未证明其商标在英国建立了任何商誉。

  就“恶意”的指控而言,不仅在英国,在包括欧盟香港等在内的国家和地区范围的商标法都没有明确的界定“恶意”的范围,因此不管是英国、欧盟或是新加坡、香港,对于“恶意”的审查标准都来自欧盟法院于1988年Alfredo Nieto Nuño 对 Leonci Monlleó Franquet的判例,其中明确了界定“恶意”的判定标准:一是需要证明抢注嫌疑人申请这个商标的主观意图是不善的,即申请注册这个商标是为了取得不正当利益,不是为了自身使用的需要而是为了阻止他人的意向使用等,二是需要证明自身的商标已在当地取得了较为广泛的认知,即自身的商标已被当地消费者认可为驰名商标或大众认知度很高的商标,这是需要提供大量的销售和推广方面的证据来支撑的。

  由本案江苏洋河败诉的裁定结果来看,申请人选择了举证难度非常大的“自身驰名”和“对方恶意”的主张而未能提供相应的充足的证据支持。此外需要注意的是,英国乃至整个欧盟,商标权和商标保护是以申请优先为原则的,不同于以美国为代表的以使用优先为商标权和商标保护的基础。因此在英国和欧盟,商标尽早注册对于日后的使用和维权颇为重要,不仅能够获得注册商标的法律保护,也可以被动的在注册国海关享有防止他人相同或近似商标进入该国的权利。

  其实,申请人江苏洋河并非全无胜算,由于商标“洋河”可以视为一个地名(今江苏洋河镇),如果选择主张英国商标法第3(3)(b)款,即,“具有欺骗性的商标不得注册(特指商品或服务的性质、质量或产地)”来提出无效申请,配合大量证据证明洋河镇以出产酒而闻名,再指出被申请人作为一家秦皇岛的企业使用“洋河”商标是具有误导性的,如此获胜几率则会有增无减。当然,申请人还可选择等到2018年3月以后(注册满5年),对此商标提出“撤销五年未使用”,如被申请人未在规定时限内提交其在英国使用该商标的证据,则商标注册将被撤销。


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作者:杨雷 文章来源:知产力
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